Jakie są skutki dokonania zgłoszenia patentowego, w którym jeden z twórców wynalazku zostanie pominięty? W naszych wcześniejszych publikacjach zajmowaliśmy się już różnymi aspektami tego zagadnienia. Przedstawiliśmy sprawę dotyczącą unieważnienia patentu na CRISPR/Cas9 przed EPO wskutek pominięcia jednego z twórców jako case study (zob. tutaj). Wskazaliśmy również na problematykę sankcji karnych grożących w prawie polskim w razie pominięcia twórcy w zgłoszeniu (zobacz tutaj). Tym razem pragniemy zmierzyć się z tą kwestią z perspektywy — prawdopodobnie — samego najbardziej zainteresowanego. Co może zrobić pominięty twórca? Jakie roszczenia mu przysługują? 

W tym artykule pokazujemy, że pominięty twórca dysponuje pewnym arsenałem środków prawnych, z których może skorzystać, by dochodzić swoich praw.

 

 

Współtwórca wynalazku

 

Współtwórca wynalazku to, zgodnie z komentarzem do ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (PWP) pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz, “ten, czyja praca o charakterze twórczym stała się częścią końcowego rezultatu, jakim było wspólne dokonanie wynalazku”. W komentarzu wskazuje się, że możliwość uznania danej osoby uczestniczącej w dokonaniu wynalazku za współtwórcę determinuje ocena jej twórczej pracy przy powstaniu wynalazku. Zgodnie z art. 8 ust. 1 w związku z ust. 3 PWP współtwórcy przysługuje prawo do uzyskania patentu, wynagrodzenia, a także wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach. 

O wielkości jego udziału w tych prawach decyduje jego wkład w dokonanie wynalazku. Wielkość udziału może być określona umownie, przy czym należy do tej kwestii odpowiednio stosować przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (KC) dotyczące współwłasności. Na gruncie przepisów KC ustanowione zostało domniemanie równości współudziałów (art. 197). 

Zgłoszenie patentu przez współtwórców 

 

W ustawie PWP znalazł się przepis poświęcony prawom współuprawnionego. Chociaż art. 72 ust. 1-3 odnosi się wprost do sytuacji współuprawnionego z patentu już udzielonego, to ust. 4 wskazuje, że regulacja ta znajdzie zastosowanie odpowiednio do wspólności prawa do uzyskania patentu. Co istotne, przepis art. 72 również zawiera odesłanie do przepisów KC o współwłasności w częściach ułamkowych. 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 199 KC, do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Alternatywnie, gdy brak jest zgody współuprawnionych, współtwórcy, których udziały w prawie wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać w takich przypadkach rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. W literaturze wskazuje się przy tym jednoznacznie, że czynnością przekraczającą zwykły zarząd prawem jest m.in. dokonanie zgłoszenia wynalazku do opatentowania. Podkreśla się w tym zakresie doniosłość wyboru współtwórców, czy wynalazek utrzymać w tajemnicy, czy też ujawnić go.

Unieważnienie patentu

 

Do unieważnienia patentu odnosi się art. 89 PWP. Na skutek zmian wprowadzonych na mocy ustawy nowelizacyjnej z dnia 16 października 2019 r. wyeliminowano wymóg interesu prawnego jako przesłankę wystąpienia w wnioskiem o unieważnienie patentu. Tym samym można uznać, że każdy może taki wniosek skierować do UPRP. Zachodzi w tym zakresie jednak pewna poważna wątpliwość, o której więcej poniżej.

Podstawy unieważnienia patentu zostały ujęte w polskim prawie następująco: 

1) nie zostały spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu — będzie tutaj chodzić o przypadki, w których patent nie spełnia przesłanek zdolności patentowej, a zatem nie jest rozwiązaniem technicznym, które można zakwalifikować jako nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego zastosowania, a zarazem nie jest to rozwiązanie wskazane w ustawie jako wprost wyłączone z pojęcia wynalazku.

2) wynalazek nie został przedstawiony na tyle jasno i wyczerpująco, aby znawca mógł ten wynalazek urzeczywistnić;

3) patent został udzielony na wynalazek nieobjęty treścią zgłoszenia lub zgłoszenia pierwotnego;

4) zastrzeżenia patentowe nie określają przedmiotu żądanej ochrony w sposób jasny i zwięzły lub nie są w całości poparte opisem wynalazku.

Czy będzie się w tym zakresie mieścić pominięcie jednego z twórców w zgłoszeniu? Otóż nie, przesłanki zawarte w art. 89 PWP mają charakter przedmiotowy, natomiast przesłanki podmiotowe zostały uregulowane w odrębnym przepisie, t.j. art. 74 PWP (zob. np. komentarz do ustawy PWP pod red. dr. hab. Żelechowskiego).

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że we wcześniejszym stanie prawnym, dokonując interpretacji wymogu interesu prawnego (obecnie zniesionego), Sąd Najwyższy nie był skłonny uznać, że interes w unieważnieniu patentu na gruncie art. 89 posiada współuprawniony, jeżeli działa wbrew woli pozostałych twórców wynalazku (wyrok SN z 8 czerwca 1993 r., sygn. I PRN 59/93). 

Regulacja art. 74 PWP

 

Przepis art. 74 znajduje zastosowanie w razie zgłoszenia wynalazku albo uzyskania na wynalazek patentu przez osobę nieuprawnioną. Tym samym wadliwość występuje po stronie podmiotowej, w przeciwieństwie do przedmiotowych przesłanek unieważnienia z art. 89. Podkreślić należy, że art. 74 stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 89 (z taką tezą można się też spotkać w komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz). Różnice występują w zakresie sposobu określenia kręgu osób uprawnionych do żądania unieważnienia patentu oraz roszczeń, jakie osoby te mogą wysuwać (art. 74 poza żądaniem unieważnienia patentu przewiduje dodatkowe roszczenia).

Ustalenie statusu uprawnionego 

 

Inaczej niż z wnioskiem o unieważnienie patentu na gruncie art. 89, z roszczeniami przewidzianymi w art. 74 wystąpić może tylko podmiot uprawniony do uzyskania patentu, a nie ktokolwiek. 

Warunkiem wydania przez UPRP decyzji, która będzie odpowiadała żądaniu uprawnionego, jest wcześniejsze ustalenie, że osobie tej istotne przysługuje prawo do patentu. Sprawy o ustalenie prawa do patentu rozpatruje się w postępowaniu cywilnym w postępowaniu odrębnym w sprawach własności intelektualnej. 

Zastosowanie znajdą w tym wypadku przepisy art. 283 i 284 PWP. Zgodnie z art. 283, sprawy dotyczące roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej są rozstrzygane w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej, o ile nie przewidziano właściwości innego organu albo innego postępowania. Przepis art. 284 zawiera natomiast otwarty katalog spraw, które rozstrzygane są w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej. Są to m.in. sprawy o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego (pkt 1), ustalenie prawa do patentu (pkt 2), czy też przeniesienie patentu uzyskanego przez osobę nieuprawnioną (pkt 11). 

Ogólną podstawą powództw o ustalenie jest art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (KPC). Przepis ten stanowi, że powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. Interes prawny, jak wskazuje się w komentarzu do KPC pod red. prof. Marszałkowskiej-Krześ zachodzi “wówczas, gdy istnieje niepewność danego prawa lub stosunku prawnego, zarówno z przyczyn faktycznych, jak i prawnych”. Musi on istnieć obiektywnie, a ciężar jego wykazania spoczywa na powodzie. 

Powództwo o ustalenie współautorstwa będzie się kwalifikowało jako postać powództwa wskazanego w pkt 1. W komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz zauważa się, że “ustalenia w tym zakresie mogą być doniosłe w sporach pomiędzy współtwórcami, w szczególności co do zakresu i wielkości ich wkładów w projekt”. Występując z takim powództwem, powód musi wykazać, że swoje żądanie opiera na przysługującym mu prawie podmiotowym, t.j. prawie do autorstwa projektu wynalazczego. 

Postępowanie o ustalenie prawa do patentu różnić się będzie od pierwszego o tyle, że służy ono ustaleniu praw mających wpływ na interesy majątkowe (podczas gdy ustalenie prawa do autorstwa dotyczy interesów niemajątkowych). Współtwórca również musi wykazać w tym wypadku swój interes prawny w rozumieniu art. 189 KPC, przy czym materialnoprawną podstawą żądania może być np. art. 74 PWP właśnie. 

 

Roszczenia przewidziane na gruncie art. 74 PWP

 

Przepis art. 74 wyróżnia szereg roszczeń, z którymi uprawniony może wystąpić w zależności od tego, czy dokonano zgłoszenia, ale patentu jeszcze nie udzielono, bądź patent został udzielony. 

Jeżeli dokonano zgłoszenia, ale patentu jeszcze nie udzielono:

1. Umorzenie postępowania;
2. Udzielenie patentu uprawnionemu (za zwrotem kosztów zgłoszenia wynalazku).

Jeżeli patent został udzielony: 

1. Unieważnienie patentu; 
2. Przeniesienie na uprawnionego udzielonego patentu (za zwrotem kosztów uzyskania patentu).

Tryb postępowania w razie zastosowania art. 74

 

Abstrahując jeszcze od kwestii, czy wszystkie roszczenia z art. 74 są dostępne dla pominiętego współtwórcy, warto przedstawić kilka ogólnych uwag na temat trybu postępowania. Otóż, tryb postępowania zależy od roszczenia wysuniętego przez uprawnionego. Co do zasady, wszystkie roszczenia, z wyjątkiem roszczenia o przeniesienie na uprawnionego udzielonego patentu, rozpatrywane są w postępowaniu administracyjnym. W przypadku roszczeń wniesionych w sytuacji, gdy patentu jeszcze nie udzielono (t.j. o umorzenie postępowania lub udzielenie patentu uprawnionemu), może się zdarzyć tak, że uprawniony nie będzie legitymował się wyrokiem potwierdzającym jego status, a zgłaszający ten status zakwestionuje. Wówczas UPRP powinien zawiesić postępowanie zgłoszeniowe do czasu, gdy rozstrzygnięte zostanie, komu przysługuje prawo do uzyskania patentu — w postępowaniu cywilnym lub postępowaniu spornym (zob. komentarz pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz). 

Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli uprawniony domaga się przeniesienia na niego patentu, powinien dochodzić tego na drodze cywilnej — znajdzie tu zastosowanie wspomniany art. 284 pkt 11 dotyczący sprawy o przeniesienie patentu przez osobę nieuprawnioną. W interesującym nas przypadku nie mamy jednak do czynienia z osobą nieuprawnioną. Przyjrzyjmy się zatem teraz, na ile ścieżki, które proponuje art. 74 będą dostępne w sytuacji, gdy zamiast klarownego podziału osoba uprawniona/nieuprawniona, po dwóch stronach spotykamy się z osobami współuprawnionymi. 

Zastosowanie art. 74 przez pominiętego twórcę

 

W komentarzu pod red. prof. Sieńczyło-Chlabicz wskazuje się, że przepis art. 74 może zostać zastosowany w sytuacji, w której zgłoszenia wynalazku dokonał jeden ze współuprawnionych, nie wskazując jako uprawnionych pozostałych twórców. Pamiętając jednak o regulacji art. 72 i wymogu odpowiedniego stosowania przepisów KC o współwłasności, należy pamiętać, że możliwość podejmowania samodzielnych działań przez współtwórcę ograniczona jest do czynności niewykraczających poza zwykły zarząd prawem do uzyskania patentu. 

Taki pominięty współtwórca, jak wskazuje się w literaturze, może żądać udzielenia patentu wspólnie na rzecz jego i współtwórcy zgłaszającego albo przeniesienia udziału w patencie już udzielonym. Tylko te przypadki nie będą stanowiły czynności przekraczających zwykły zarząd prawem do uzyskania patentu. Jeżeli chciałby on dążyć do umorzenia postępowania zgłoszeniowego albo unieważnienia patentu (czynności przekraczające zwykły zarząd prawem do uzyskania patentu), skuteczne dokonanie takich czynności wymagałoby potwierdzenia przez pozostałych współtwórców. 

Charakter prejudycjalny postępowania przed sądem cywilnym

 

Kwestia prawomocnego ustalenia prawa do autorstwa projektu wynalazczego i/lub prawa do patentu w postępowaniu cywilnym może mieć wpływ na inne postępowania toczące się przed UPRP. Zgodnie z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, która to znajduje zastosowanie do postępowań przed UPRP na mocy art. 252 PWP, Urząd zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. 

Warto zauważyć na to, że orzecznictwo inaczej traktuje w tym wypadku postępowanie zgłoszeniowe i sporne o unieważnienie. 

W stanie faktycznym sprawy o sygn. II GSK 904/15 przed NSA, współtwórca wynalazku zgłosił swoje prawa do wynalazku w toku postępowania zgłoszeniowego zainicjowanego przez pewną spółkę; jego pełnomocnik wniósł o wpisanie go jako współuprawnionego do uzyskania patentu na wynalazek i wydania decyzji na jego rzecz. UPRP wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania ze względu na powstanie zagadnienia wstępnego, które w jego ocenie należało do kompetencji sądów cywilnych (zgodnie z art. 284 pkt 2 PWP). Strona skarżąca kasacyjne podnosiła, że UPRP, wydając takie postanowienie, naruszył przepisy postępowania, ponieważ postępowanie cywilne w przedmiocie, komu przysługuje uprawnienie do uzyskania patentu na wynalazek, nie ma wpływu na rozpatrzenie sprawy w przedmiocie udzielenia patentu i wydania decyzji w tym zakresie przez UPRP. NSA nie uwzględnił tego zarzutu w wyroku z 18 maja 2016 r. Stwierdził on, że zgłoszenie praw do wynalazku na etapie rozpoznawania sprawy o udzielenie patentu spowodowało rzeczywiście zaistnienie zagadnienia prejudycjalnego, skutkującego koniecznością zawieszenia postępowania w celu poddania sporu do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny. NSA podkreślił, że “[UPRP] nie może przejąć kompetencji sądu powszechnego (…) nie mógł zatem oceniać nadesłanych przez strony sporu dowodów potwierdzających przysługiwanie prawa do uzyskania patentu”.

Oceniając stosunek postępowania cywilnego w zakresie ustalenia prawa do spornego patentu do postępowania w przedmiocie unieważnienia patentu przed UPRP, WSA w Warszawie w wyroku z dnia 13 stycznia 2020 r. (Sygn. VI SA/Wa 1730/19) zajął całkowicie odmienne stanowisko. WSA zaprezentował bowiem pogląd o niezależności dwóch postępowań, co doprowadziło do uchylenia postanowienia UPRP o zawieszeniu postępowania. Spółka wnosząca o unieważnienie patentu jako podstawę wniosku wskazała art. 74 PWP — sąd stwierdził, że wyłączało to zastosowanie art. 284 pkt 2 PWP. Podkreślił, że sprawy o unieważnienie patentu toczą się w trybie postępowania spornego i należą do wyłącznej właściwości UPRP na mocy art. 255, który ocenił jako przepis szczególny w stosunku do art. 284 pkt 2. Odnosząc się do różnicy pomiędzy zajętym stanowiskiem a poglądem wyrażonym w orzecznictwie administracyjnym (przytoczona powyżej sprawa II GSK 904/15, na którą powoływał się UPRP), wskazał, że istotną kwestią było to, czy przed UPRP toczyło się postępowanie zgłoszeniowe (wówczas postępowanie sądowe miałoby stanowić prejudykat) czy też sporne (autonomia postępowań). 

 

Ochrona dóbr osobistych 

 

Inną wartą rozważenia ścieżką, z której współtwórca mógłby chcieć korzystać, jest ochrona na gruncie przepisów KC o dobrach osobistych. Korzystanie z niej nie wpływa na status patentu. Przepis art. 23 KC zawiera przykładowy katalog dóbr osobistych, wśród których ujmuje m.in. twórczość wynalazczą, i wskazuje, że dobra te pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Ochrona twórczości wynalazczej będzie obejmować zarówno wolność działalności twórczej, jak i związek twórcy z dziełem — “wartość niemajątkową, jaką przedstawia dla twórcy fakt, że pewien wytwór intelektualny jest jego właśnie dziełem” (zob. komentarz do KC pod red. prof. Gniewka). 

Ustawodawca przewiduje w tym zakresie kumulację środków ochrony. Niezależnie od regulacji PWP, twórca (współtwórca) wynalazku może się więc powoływać na art. 24 KC, a zatem domagać się zaniechania bezprawnego działania naruszającego jego dobro osobiste; w razie dokonanego naruszenia, może żądać od osoby, która się go dopuściła, podjęcia czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków; żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społecznych (ust. 1). Co więcej, jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych (ust. 2). 

Warto odnotować zawartą w komentarzu pod red. Prof. Sieńczyło-Chlabicz sugestię, że powód może dochodzić kumulatywnie ochrony swoich praw osobistych na podstawie art. 23 i 24 KC w przypadku wniesienia powództwa o ustalenie autorstwa projektu wynalazczego (art. 284 pkt 1 PWP).

 

Podsumowanie

 

Pominięty współtwórca dysponuje zatem pewnymi narzędziami ochrony swoich praw, niemniej repertuar tych środków jest dość uszczuplony ze względu na ograniczenia wynikające z odpowiedniego stosowania przepisów KC o współwłasności. W razie sporu co do jego statusu jako współtwórcy, wydaje się, że nie ma ucieczki od powództwa o ustalenie w drodze art. 189 (KPC). Najbardziej zasadną materialnoprawną podstawą roszczeń pozostaje natomiast art. 74 PWP, przy czym należy pamiętać o ograniczeniu współtwórcy w podejmowaniu czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu: może on żądać udzielenia patentu wspólnie na rzecz jego i współtwórcy, który dokonał zgłoszenia (w postępowaniu przed UPRP) albo przeniesienia udziału w patencie już udzielonym (w postępowaniu przed sądem cywilnym. Dodatkową opcją, jednak pozostającą bez wpływu na jego udział w patencie, może być skorzystanie z ochrony dóbr osobistych przewidzianej w KC.